Tutela del marchio, dall'Europa un'importante decisione sul rischio di confusione

Tutela del marchio, l’EUIPO esclude il rischio di confusione: respinta l’opposizione a un figurativo UE nel settore ingegneria-energia

La Divisione di Opposizione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha rigettato integralmente, con decisione del 17 luglio 2026, l’opposizione proposta da una società austriaca contro la domanda di registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea presentata da un’impresa italiana attiva nell’ingegneria e nei servizi tecnici in ambito energetico. L’opponente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del procedimento.

L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001, che prevede l’esclusione dalla registrazione del marchio richiesto qualora, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o affinità dei prodotti o servizi, sussista un rischio di confusione — incluso quello di associazione — nel pubblico di riferimento. La società austriaca, titolare di un marchio denominativo anteriore dell’Unione, aveva lamentato la somiglianza tra i segni per la coincidenza di un gruppo di lettere e l’identità dei servizi, ricompresi nella classe 42 (ingegneria, progettazione, ricerca e sviluppo, consulenza sul risparmio energetico).

Accogliendo integralmente le difese degli avvocati Luigi Randazzo e Roberta Morselli dello studio Gierrelex, che assistevano la richiedente, l’EUIPO ha ribadito che il rischio di confusione va apprezzato in modo globale, considerando tutti i fattori pertinenti: l’impressione d’insieme dei segni, gli elementi distintivi e dominanti, il grado di somiglianza tra segni e servizi e la percezione del pubblico interessato.

Pur assumendo, per ragioni di economia procedurale, l’identità dei servizi, l’Ufficio ha escluso qualsiasi rischio di confusione: i segni condividono un gruppo di lettere, ma divergono sensibilmente per incipit, struttura, numero di elementi verbali e composizione complessiva. Sul piano comparativo, sono risultati visivamente simili in misura molto ridotta, foneticamente in grado medio e privi di somiglianza concettuale.

È stata inoltre evidenziata la natura descrittiva o comunque debole di una parte significativa degli elementi verbali del marchio richiesto.

Determinante è apparso il profilo del pubblico di riferimento: trattandosi di servizi tecnici e di ingegneria destinati prevalentemente a una clientela professionale, dotata di specifiche competenze e di un elevato grado di attenzione, la scelta del servizio avviene all’esito di una valutazione accurata e non attraverso un contatto puramente orale. Ne consegue che, nella ponderazione complessiva, gli aspetti visivi e concettuali assumono rilievo prevalente, ridimensionando la pur riscontrata somiglianza fonetica.

Il principio riaffermato dall’EUIPO è netto: non è sufficiente un confronto “atomistico” tra i segni né la mera coincidenza di un gruppo di lettere; è necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti, tenendo conto anche del livello di attenzione del pubblico, che, quanto più elevato, tanto più riduce il rischio di confusione.

“Accogliamo con soddisfazione questa decisione, che ribadisce un principio cardine in materia di marchi: per affermare la sussistenza di un rischio di confusione non è possibile limitarsi ad una comparazione semplicistica tra i segni, né alla sola coincidenza di un gruppo di lettere, ma occorre una valutazione globale e complessiva che tenga conto dell’impressione d’insieme prodotta dai marchi, della loro struttura, degli elementi distintivi e dominanti e, soprattutto, della percezione del pubblico di riferimento”, ha dichiarato l’avv. Luigi Randazzo.

E ha aggiunto: “Nel caso di specie, trattandosi di servizi tecnici e di ingegneria destinati ad una clientela professionale dotata di un grado di attenzione particolarmente elevato, anche le differenze di struttura e di composizione dei segni assumono rilievo dirimente, escludendo in radice ogni possibilità di confusione o di associazione tra i marchi in conflitto”.